Een kleurmerk is een handelsmerk waarbij één of meer kleuren worden gebruikt om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het rood wit van Ajax, het blauw van KLM en het groen van KPN zijn voorbeelden van kleurmerken. De Franse ontwerper Louboutin, bekend van de iconische hooggehakte schoen met rode zool, deponeerde in 2009 zijn rode zool als merk en voert sindsdien procedures tegen iedereen die schoenen met rode zolen produceert. Betekent de registratie van een kleurmerk dat men een monopolie op die kleur of kleurencombinatie verwerft en zomaar iedereen kan verbieden die kleur te gebruiken?
De maatstaf van het Europese Hof van Justitie
Het Hof van Justitie heeft in de bekende Libertel uitspraak gesteld dat er hoge maatstaven worden aangelegd voor een geldig depot. Het teken moet precies en duidelijk worden omschreven. Bovendien kan het kleurmerk pas bescherming bieden als het voldoende onderscheidend vermogen heeft. Een kleur heeft in beginsel géén onderscheidend vermogen, waardoor er meer voor nodig is om een geldig merkenrecht te verkrijgen. Vereist is dat een bedrijf gedurende lange tijd veelvuldig de kleur heeft gebruikt ter onderscheiding van het merk waardoor er bepaalde associaties bij die kleur ontstaan bij het publiek. De kleur moet kort gezegd voldoende ingeburgerd zijn bij het publiek. Tevens kan het deponeren van een kleurmerk conflicteren met het stelsel van onvervalste mededinging, als de beschikbaarheid van kleuren ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers die dezelfde waren of diensten aanbieden. Een kleurmerk die significant afwijkt van de norm heeft wél onderscheidend vermogen.
De rode zool
In 2014 werd bevestigd door het Hof van Brussel dat het rode zoolmerk van Louboutin geldig is omdat het een beeldmerk betreft dat ten tijde van het depot op significante wijze afweek van de norm. Destijds waren louter bruine of zwart gekleurde zolen gangbaar. Damesschoenen voorzien van een rode zool weken destijds af van de norm, stelde het Hof. Bovendien is het merk sindsdien ingeburgerd en heeft het daarmee onderscheidend vermogen verkregen. Het relevante publiek associeert het rode zoolmerk als herkomstaanduiding. Het Hof concludeerde dat de wederpartij Van Dalen Footwear inbreuk maakte op het merk van Louboutin door schoenen te produceren met een rode zool.
Merkrecht niet meer geldig?
Toch kwam de rode zool begin van het jaar weer ter discussie bij de rechter, deze keer in ons eigen land. De bekende budgetschoenenwinkel Van Haren bracht pumps met een rode zool in de handel, met als gevolg dat Louboutin een procedure startte tegen Van Haren. Van Haren verweerde zich door te stellen dat de rode zool de aantrekkelijkheid van de pumps bepaalt en ze daarmee een wezenlijke waarde geeft. Een wezenlijke waarde houdt in dat het aantrekkelijke uiterlijk van het waar in belangrijke vorm de marktwaarde bepaalt. Deze uitzonderingsgrond kan normaliter alleen worden ingeroepen als er sprake is van een vormmerk. Of die ook geldt voor een beeldmerk is tot op heden onduidelijk. De rechter heeft daarom een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie of deze uitzonderingsgrond ook voor een beeldmerk zoals een kleur geldt. In spanning wachten wij af op de prejudiciële uitleg. Daarin zal bepaald worden of Louboutin in de toekomst haar monopolie op de rode zool zal behouden…
Oktober 2016
Carel Erasmus